A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu que, a despeito de certa similaridade entre duas marcas comerciais, afigura-se legítima a coexistência do registro de ambas as marcas.

No processo, o Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (SJMT) julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da requerente, agora apelante, ao registro da sua marca, que havia sido cancelado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), um dos requeridos (e que também apelou), sem prejuízo da utilização da marca de nome similar pela empresa requerida, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios perante a sucumbência recíproca.

Ao apelar da sentença, o INPI defendeu a legalidade do ato de cancelamento do registro da marca de suco da apelante em face da semelhança gráfica com a marca usada pela apelada, conforme disposto no inciso V do art. 124 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). A empresa autora também apelou, argumentando dano moral pela atuação do INPI de ter cancelado seu registro. Sustentou a empresa apelante, ainda, que se trata de proteção à propriedade da marca em todo o território nacional, e por isso as duas marcas não podem coexistir. E, por fim, alegou que o equívoco do INPI em cancelar seu registro, que havia sido depositado primeiro na autarquia, causaram abalo à sua honra objetiva.

Ao relatar o processo, o desembargador federal Souza Prudente afirmou que não se confundem nome empresarial e marca. O nome é a firma ou denominação adotada para exercício de empresa, e a marca é o sinal característico para distinguir o produto.

Prosseguindo, o magistrado frisou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a verificação de eventual semelhança gráfica entre nome empresarial e marca para configurar a proibição legal do art. 124, V, da LPI não se restringe só à análise de anterioridade do registro, mas também aos princípios da especialidade, que permite que diferentes titulares utilizem marcas similares sem conflito no mercado, e da territorialidade, impeditivo somente quando o nome empresarial deve ter exclusividade em todo o território nacional a impedir o registro da marca (o que não ocorre nesse caso), e portanto o INPI não deveria ter cancelado o registro da apelante.

Concluindo, o relator votou pela não incidência do dano à honra objetiva da apelante, por não ter havido solução de continuidade no uso da marca.

Por unanimidade o colegiado acompanhou o voto do relator e manteve a sentença recorrida em todos os termos.

Processo 0003375-49.2016.4.01.3600